Theo điều 74 luật Sở hữu trí tuệ và điểm 39.3 Thông tư 01-2007/TT-BKHCN, nhãn hiệu bị từ chối cấp văn bằng do nhiều nguyên nhân.
Tuy nhiên nguyên nhân chiếm tỷ lệ nhiều nhất hiện nay là do Nhãn hiệu đăng ký bị cho là trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đối chứng.
Khi nhãn hiệu bị từ chối cấp văn bằng bảo hộ, bạn cần làm những bước sau:
Bước 1: Kiểm tra thật kỹ các thông tin sau:
- Đơn đăng ký có 1 hay nhiều đối chứng, các đối chứng có cùng chủ sở hữu hay khác chủ sở hữu, chủ sở hữu của nhãn hiệu đối chứng là cá nhân/ tổ chức Việt Nam hay nước ngoài?
- Đơn bị từ chối toàn phần hay 1 phần của mẫu nhãn hiệu/ sản phẩm/ dịch vụ.
- Tình trạng đơn đối chứng: Đơn đối chứng có thể tồn tại 1 trong các tình trạng như: Đã hết hiệu lực nhưng chưa quá 03 năm, đang được bảo hộ, chưa được cấp văn bằng bảo hộ, đang bị phản đối cấp, đang bị nhận thông báo dự định từ chối cấp bằng, đang chờ giải quyết khiếu nại…
- Tình trạng sử dụng nhãn hiệu đối chứng: Nhãn hiệu có được chủ sở hữu sử dụng trên thực tế hay không, thời gian cuối cùng được tìm thấy trên internet là khi nào?
- So sánh nhãn hiệu đăng ký và nhãn hiệu đối chứng trên các phương diện (1) Nhãn hiệu và (2) sản phẩm/dịch vụ.
Ví dụ:
(1) Nhãn hiệu: Hai nhãn hiệu có cấu tạo gồm những thành phần nào; phát âm gồm mấy âm tiết, âm tiết chính là âm tiết nào, thành phần bị trùng là âm tiết chính hay phụ, phần chữ (nếu có) có ý nghĩa hay không; hình thức thể hiện màu hay đen trắng, có đặc điểm gì nổi bật.
(2) Sản phẩm/ dịch vụ: Lĩnh vực sử dụng, mục đích sử dụng, kênh phân phối, tính chất, chất liệu.
Bước 2: Lựa chọn các phương án giải quyết khả thi nhất
Sau khi xem xét tất cả các nội dung trên, mình sẽ phân tích dữ liệu để đưa ra các phương án được cho là khả thi nhất cho khách hàng lựa chọn, cụ thể:
1. Trường hợp nhãn hiệu chỉ bị từ chối 1 phần (1 phần hình/ chữ, sản phẩm / dịch vụ) và thành phần không đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ không phải là thành phần chính yếu/ quan trọng thì phương án loại bỏ bớt thành phần không đạt tiêu chuẩn bảo hộ có thể đưa vào danh sách phương án để khách hàng cân nhắc.
Trường hợp, nhãn hiệu bị từ chối 1 phần sản phẩm/ dịch vụ, khách hàng vẫn muốn theo đuổi phúc đáp cho phần đang bị dự định từ chối nhưng lại lo ngại các phần đang đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ cũng sẽ bị từ chối nếu phúc đáp không thành công thì có thể cân nhắc phương án tách đơn để (1) tiến hành nộp phí cấp bằng cho phần đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ và (2) Tiếp tục phúc đáp cho thành phần không đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ.
2. Trường hợp nhãn hiệu đối chứng đang bị phản đối cấp bằng/ dự định từ chối cấp bằng và đã quá hạn rất lâu nhưng chủ đơn không có phản ứng, cục cũng chưa đưa ra quyết định cuối cùng… Agent sẽ kiểm tra thật kỹ đối chứng này đang bị phản đối/ dự định từ chối bới đơn/ bên nào.
Nếu thấy có cơ sở để cho rằng đơn đối chứng khả năng cao không đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ thì phương án Nộp công văn đề nghị cục SHTT xử lý xong đơn nhãn hiệu đối chứng sau đó xem xét đến đơn đề nghị đăng ký để đảm bảo quyền lợi chính đáng của chủ đơn sẽ được đưa ra. Nếu nhãn hiệu đối chứng bị từ chối cấp thì có nghĩa đơn đăng ký không còn đối chứng nữa.
3. Trường hợp nhãn hiệu đối chứng đã hết hạn/ hoặc còn hạn nhưng không có dấu hiệu được sử dụng trên thị trường trong nhiều năm (Đặc biệt là các đối chứng có chủ sở hữu là cá nhân/ tổ chức nước ngoài) thì agent sẽ cân nhắc khách hàng tiến hành điều tra thị trường, chứng minh nhãn hiệu đối chứng không được sử dụng trong 05 năm liên tục. Trên cơ sở đó thực hiện thủ tục yêu cầu chấm dứt hiệu lực GCN đăng ký nhãn hiệu đối với nhãn hiệu đối chứng còn thời hạn bảo hộ ( Căn cứ pháp lý Điều 95.1d).
Nếu nhãn hiệu đối chứng đã hết hạn hiệu lực thì không cần thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực nữa.
Khi nhãn hiệu đối chứng (còn thời hạn bảo hộ) bị chấm dứt hiệu lực hoặc đối chứng (đã hết hạn nhưng chưa quá 05 năm) được chứng minh là không được sử dụng trong 05 liên tục thì chúng không đáp ứng tiêu chuẩn được sử dụng là đối chứng để từ chối nhãn hiệu đăng ký nữa.
4. Trường hợp kết quả so sánh về mặt nhãn hiệu và sản phẩm giữa nhãn hiệu đăng ký và đối chứng cho thấy có sự khác biệt khác biệt đáng kể.
Ví dụ: Các nhãn hiệu tiếng Việt mặc dù có cấu tạo chữ tương tự nhưng có dấu khác nhau tạo ra ý nghĩa khác nhau hay nhãn hiệu ngắn (2 âm tiết) có nguyên âm khác nhau, nhãn hiệu dài nhưng chỉ trùng thành phần phụ... thì phương án phúc đáp theo hướng chứng minh khả năng phân biệt giữa nhãn hiệu đăng ký và đối chứng cũng sẽ được đưa ra để khách hàng cân nhắc.
Trong quá trình chuẩn bị công văn phúc đáp của phương án này (nếu khách hàng lựa chọn) agent cần tra cứu các cặp nhãn hiệu có tình trạng tương tự nhưng vẫn được chấp thuận bảo hộ (thời gian càng gần đây càng tốt) để củng cố thêm tính thuyết phục của công văn.
Vui lòng liên hệ với sđt 0862132380 hoặc Email: ip@ipct.vn để được tư vấn tốt nhất
